Comment on peut faire péricliter ses affaires si l’on n’est pas attentif au nom de domaine

Un promeneur profane, se baladant dans la forêt de la propriété intellectuelle, pourrait, à première vue, avoir l’impression que la marque et le nom de domaine (tous deux étant des actifs de propriété intellectuelle, comme on dit dans le jargon intellectual property – IP) sont deux espèces qui n’ont en commun que le fait que l’une et l’autre sont utilisées pour développer et faire mieux connaître les agents économiques parmi les consommateurs. Ainsi, d’après sa définition « scolaire », l’on sait que la marque a pour but de différencier les produits et/ou services proposés par une entreprise des produits et/ou services proposés par une autre entreprise, alors qu’un nom de domaine est une étiquette unique identifiant une certaine page sur l’Internet.

Tous deux ont donc pour rôle d’individualiser, de distinguer, de protéger une marque.  Cependant, l’enregistrement d’une marque supposant une procédure plus laborieuse (et, en même temps, plus coûteuse), le nom de domaine pourrait paraître la solution la plus accessible et répondant à bien des problèmes de marketing, d’autant plus que le milieu virtuel est devenu la nouvelle agora de toute affaire qui marche bien.

 

Quand le nom de domaine correspond à une marque protégée d’une autre entreprise

Jusqu’ici les choses paraissent simples et bien délimitées. Les problèmes commencent cependant à apparaître quand un nom de domaine correspond à un mot/un syntagme qui est protégé en tant que marque par un autre agent économique. Le risque est de créer une confusion et un préjudice au détriment du titulaire de la marque. En son essence, la règle, dans de tels cas, est la suivante : si la marque est antérieure au nom de domaine, alors le titulaire de celle-ci a le droit de demander au titulaire du nom de domaine de le lui céder. En pratique, on pourrait dire que la marque pèse plus lourd, à condition de préexister par rapport au nom de domaine.

L’on peut ainsi distinguer plusieurs situations. Un premier exemple serait une similarité ou identité entre les deux noms, due au hasard, donc de manière non intentionnelle. Il arrive, notamment quand les domaines d’activité sont totalement différents, que le titulaire de la marque antérieure ne considère pas que le nom de domaine le lèse en quelque manière et accepte la coexistence.

D’autre part, il arrive que celui qui a emprunté le nom de la marque soit mal intentionné, ce titulaire du nom de domaine ayant en fait pour but de populariser son activité en l’associant à une marque déjà bien connue pour faire croire au consommateur que les produits et/ou services qu’il propose sont de cette origine-là – ce que l’on peut appeler du parasitisme commercial. Si, après préavis, le titulaire du nom de domaine refuse de transférer le nom en cause au titulaire de la marque, une procédure d’arbitrage peut être lancée selon les règles UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Résolution Policy – principes directeurs de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine).

 

Comment utiliser les nouvelles extensions Internet

Un point d’une importance capitale, et peu connu, est l’apparition de nouvelles extensions Internet. Elles peuvent être, sous certaines conditions, un outil particulièrement utile pour exploiter une marque. Il est essentiel d’enregistrer la marque au Trademark Clearinghouse (TMCH), qui est une base de données internationale facilitant le suivi des noms de domaine correspondant à une marque  enregistrée. Il est ensuite important d’être attentif au lancement des nouvelles extensions, afin de bénéficier de la priorité que confère l’enregistrement au TMCH et d’opter pour le nom de domaine correspondant à sa marque, avant l’ouverture proprement-dit de la phase publique – c’est ce qu’on appelle la période de « levé de soleil » (sunrise). En outre, le TMCH offre un autre avantage : il avise le propriétaire d’une marque enregistrée si quelqu’un d’autre acquiert une nouvelle extension utilisée pour un nom de domaine comprenant le nom de sa marque (ou la partie verbale de la marque dans le cas des logos intégrant du texte).

Nous pouvons ainsi conclure que, quoique la marque soit un actif de propriété intellectuelle essentiel dans le développement des affaires, le nom de domaine ne doit pas être négligé. À cet effet, l’enregistrement au TMCH  devrait être une priorité pour les titulaires de marques désirant protéger efficacement leur marque et la développer, non pas seulement dans le domaine traditionnel, mais surtout dans l’espace en-ligne.

 

Paul Cosmovici

Paul Cosmovici

Me Paul Cosmovici, avocat dans le domaine des marques, brevets et designs, travaille notamment pour des clients situés en Suisse, France, Allemagne, USA ou Royaume-Uni. Il a une grande expérience dans la stratégie liée à la propriété intellectuelle. Son expérience comprend la structuration de transactions commerciales, ainsi que la protection d’actifs de propriété intellectuelle. Me Paul Cosmovici conseille des entreprises menant des activités telles que pharmacies, aliments et boissons, FMCG, logiciels, banques, fonds d’investissement et universités publiques.

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